Urteil des OLG Düsseldorf vom 16.09.2002
OLG Düsseldorf: patentanwalt, gebühr, vergütung, vertretung, kennzeichnungskraft, meinung, bauer, einwilligung, auskunftserteilung, qualifikation
Oberlandesgericht Düsseldorf, I-20 W 61/02
Datum:
16.09.2002
Gericht:
Oberlandesgericht Düsseldorf
Spruchkörper:
20. Zivilsenat
Entscheidungsart:
Beschluss
Aktenzeichen:
I-20 W 61/02
Tenor:
I. Die sofortige Beschwerde der Klägerin gegen den Kostenfest-
setzungsbeschluss des Landgerichts Düsseldorf vom 3. Juni 2002
wird zurückgewiesen.
II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Klägerin zu tragen.
III. Der Beschwerdewert beträgt 1.413,73 €.
IV. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
Die sofortige Beschwerde der Klägerin, mit der sie sich dagegen wendet, dass der
Rechtspfleger die vom Beklagten beanspruchte Patentanwaltsgebühr in Höhe von
1.413,73 € (= 2765,-- DM) zu dessen Gunsten festgesetzt hat, ist statthaft (§ 104 Abs. 3
ZPO) und auch im Übrigen zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.
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Der Beklagte kann von der Klägerin neben den festgesetzten Rechtsanwaltsgebühren
eine gesonderte Patentanwaltsgebühr für seinen Rechtsanwalt und Patentanwalt in
Höhe einer 10/10-Gebühr gemäß § 140 Abs. 5 MarkenG, § 11 BRAGO erstattet
verlangen.
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Gemäß § 140 Abs. 5 MarkenG a.F. sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines
Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren bis zur Höhe
einer vollen Gebühr nach § 11 BRAGO zu erstatten. Ob im Streitfall bereits § 140 Abs. 5
MarkenG in der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Fassung gemäß dem Gesetz zur
Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiete des geistigen Eigentums vom 13.
Dezember 2001 (BGBl Nr. 69 vom 19. Dezember 2001), durch welches die Worte "bis
zur Höhe einer vollen Gebühr" in § 140 Abs. 5 MarkenG gestrichen worden sind (Art. 9
Nr. 33), Anwendung findet, kann dahinstehen, weil der Beklagte hier ohnehin nur die
Erstattung einer Gebühr verlangt.
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Die Gebühr ist nach § 140 Abs. 5 MarkenG unabhängig davon zu erstatten, ob die
Inanspruchnahme eines Patentanwaltes neben einem Rechtsanwalt zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war. Die sachliche Notwendigkeit
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der Einschaltung eines Patentanwalts wird vom Gesetz bei Kennzeichenstreitsachen
unwiderleglich vermutet. Voraussetzung für die Erstattungsfähigkeit ist aber, dass dem
Patentanwalt gegenüber seiner Partei als Auftraggeberin für seine Mitwirkung im
Rechtsstreit ein Gebührenanspruch entstanden ist (vgl. OLG München, JurBüro 1972,
988; OLG Schleswig, JurBüro 1987, 1729; Busse/Keukenschrijver, PatG, § 143 PatG
Rdnr. 407). Das ist hier der Fall.
Der Beklagte hat seinen sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt
zugelassenen Prozessbevollmächtigten unstreitig in beiden Funktionen mit seiner
Rechtsverteidigung in dem vorliegenden Rechtsstreit beauftragt. Der
Prozessbevollmächtigte des Beklagten ist im Rechtsstreit, bei dem es sich – wie
zwischen den Parteien zu Recht unstreitig ist - um eine Kennzeichenstreitsache
gehandelt hat, auch entsprechend aufgetreten. Bereits in seinem Bestellungsschriftsatz
vom 22. November 2000 (Bl. 36 GA) hat er angezeigt, dass er den Beklagten auch in
seiner Eigenschaft als Patentanwalt vertritt. Ferner ist er auch im Urteilsrubrum als
"Patent- und Rechtsanwalt" aufgeführt.
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Aus seiner Tätigkeit als Patentanwalt ist dem Vertreter des Beklagten damit an sich
auch ein Gebührenanspruch gegen den Beklagten erwachsen. Die Vergütung, die ein
Patentanwalt für seine Mitwirkung in Rechtsstreitigkeiten vor ordentlichen Gerichten
beanspruchen kann, richtet sich – bei Fehlen einer abweichenden Vereinbarung – nach
der üblichen Vergütung, welche sich insoweit aus der - nicht amtlichen, von der
Patentanwaltskammer letztmals 1968 herausgegebenen - Gebührenordnung für
Patentanwälte entnehmen lässt (vgl. OLG Schleswig, JurBüro 1987, 1729;
Benkard/Rogge, PatG/GebrMG, 9. Aufl., § 143 PatG Rdnr. 19). Diese bestimmt in
Abschnitt N unter Nr. 1, dass dem Patentanwalt in Verfahren mit Festsetzung des
Gegenstandswertes die Gebühren nach der BRAGO zustehen, und zwar sowohl bei
alleiniger Führung eines Verfahrens als auch bei Zusammenarbeit mit einem
Rechtsanwalt.
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Vorliegend besteht allerdings die Besonderheit, dass der Beklagte seinen
Prozessbevollmächtigten sowohl in der Funktion als Rechtsanwalt als auch in der
Funktion als Patentanwalt beauftragt hat. Ob derjenige Patentanwalt, der zugleich
Rechtsanwalt ist und auch als Rechtsanwalt mit der Vertretung in einer
Kennzeichenstreitsache beauftragt wird, neben den ihm als Rechtsanwalt zustehenden
Gebühren und Auslagen auch eine besondere Vergütung als Patentanwalt
beanspruchen kann, ist umstritten. Teilweise wird die Auffassung vertreten, dass für
einen sowohl als Rechtsanwalt als auch als Patentanwalt zugelassenen
Prozessbevollmächtigten generell keine zusätzliche und nach § 140 Abs. 5 MarkenG
erstattungsfähige Gebühr anfallen kann (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 140 Rdnr.
19; zum Patentnichtigkeitsverfahren: BPatG, GRUR 1991, 205, 206). Die wohl
überwiegende Meinung geht dagegen davon aus, dass ein zugleich als Patentanwalt
zugelassener Rechtsanwalt, der in beiden Funktionen mit der Vertretung beauftragt
wird, außer den Rechtsanwaltsgebühren von seinem Auftraggeber eine gesonderte
Vergütung beanspruchen kann und sein Auftraggeber neben den angefallenen
Rechtsanwaltsgebühren auch die Erstattung einer Patentanwaltsgebühr nach § 140
Abs. 5 MarkenG von der unterlegenen Partei verlangen kann (OLG München, JurBüro
1972, 988 [zu § 51 Abs. 5 PatG 1968]; JurBüro 1983, 1815 [zu § 32 Abs. 5 WZG]; OLG
Karlsruhe, AnwBl 1989, 106 [zu § 143 Abs. 5 PatG]; OLG Saarbrücken, zitiert nach WRP
1986, 77 [zu § 32 Abs. 5 WZG]; Gerold/Schmidt/Eicken/Madert, BRAGO, 15. Aufl., § 31
Rdnr. 28; Althammer/Klaka, MarkenG, 6. Aufl., § 140 Rdnr. 18; Ingerl/Rohnke, MarkenG,
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§ 140 Rdnr. 64; Göttlich/Mümmler, BRAGO, 20. Aufl., Seite 1060 f. "Patentsachen" Nr.
7.3.3 "Doppelfunktion" [zu § 143 Abs. 5 PatG]; vgl. auch Benkard/Rogge, a.a.O., § 143
Rdnr. 25). Nach einer weiteren Meinung soll die Möglichkeit eines doppelten
Gebührenanfalls von den Umständen des Einzelfalls abhängig sein, insbesondere
davon, ob der Rechtsanwalt, der zugleich Patentanwalt ist, eine entsprechende
Mehrleistung erbringen sollte und erbracht hat (vgl. OLG Schleswig, JurBüro 1987,
1729, 1730; Zöller/Herget, ZPO, 23. Aufl., § 91 Rdnr. 13 "Patentanwaltskosten").
Der beschließende Senat ist der Auffassung, dass einem Rechtsanwalt und
Patentanwalt, der auftragsgemäß in beiden Funktionen in einer Kennzeichenstreitsache
mitwirkt, aus seiner Tätigkeit als Patentanwalt durchaus ein gesonderter
Gebührenanspruch gegen seinen Auftraggeber erwachsen kann, der ihm neben den
Rechtsanwaltsgebühren zusteht. Eine solche zusätzliche Vergütung lässt sich nicht von
vornherein verneinen. Denn es bestehen keine gesetzlichen Regeln, die es einem
Rechtsanwalt und Patentanwalt verwehren, sich in beiden Eigenschaften beauftragen
zu lassen (vgl. OLG Karlsruhe, AnwBl 1989, 106, 107). Es gibt ferner keine Rechtsregel,
die besagt, dass die eine aus einem Mandatsverhältnis entstandene Gebühr auf die
andere Gebühr anzurechnen ist (vgl. OLG Karlsruhe, AnwBl 1989, 106, 107). Auch lässt
sich nicht sagen, dass mit der für eine Tätigkeit als Rechtsanwalt erwachsenden 10/10-
Prozessgebühr nach § 31 Nr. 1 BRAGO generell schon die Mitwirkung des Betreffenden
als Patentanwalt abgegolten ist, also die von ihm gleichzeitig als Patentanwalt entfaltete
Tätigkeit stets "zum Betreiben des Geschäfts einschließlich der Information" im Sinne
des § 31 Nr. 1 BRAGO gehört. Zwar trifft es zu, dass mit der Prozessgebühr
grundsätzlich auch solche Leistungen des Rechtsanwalts abgegolten sind, die er
aufgrund seiner allgemeinen Kenntnisse und Fähigkeiten auf anderen Wissensgebieten
erbringt (vgl. Riedel/Sußbauer/Keller, BRAGO, 8. Aufl., § 31 Rdnr. 22). Dieser Grundsatz
lässt sich jedoch nicht ohne Einschränkungen auf den Fall anwenden, dass ein
Rechtsanwalt gleichzeitig Patentanwalt ist und auftragsgemäß in beiden Eigenschaften
in einer Kennzeichenstreitsache tätig wird, (vgl. OLG München, JurBüro 1972, 988; OLG
Karlsruhe, AnwBl 1989, 106, 107; zweifelnd aber Riedel/Suß-bauer/Keller, a.a.O., § 31
Rdnr. 22). Denn der Patentanwalt nimmt eigenständig die in §§ 3 und 4 der
Patentanwaltsordnung niedergelegten Aufgaben wahr, zu denen u. a. die Beratung und
Vertretung in Angelegenheiten der Erlangung, Aufrechterhaltung, Verteidigung einer
Marke oder eines anderen nach dem Markengesetz geschützten Kennzeichen gehören.
Er verfügt auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes nicht nur über
Spezialwissen, sondern er ist – wie der Rechtsanwalt - ein unabhängiges Organ der
Rechtspflege, wenn auch mit beschränktem Aufgabenkreis (§ 1 PatAnwO). Diese auf
besondere fachliche Fähigkeiten (vgl. §§ 5 ff PatAnwO) gegründete Stellung mit
entsprechenden Rechten und Pflichten besteht neben derjenigen eines Rechtsanwalts
(OLG Karlsruhe, AnwBl 1989, 106, 107); die Unterschiede in der Schwerpunktsetzung
der Tätigkeit eines Rechtsanwalts einerseits und eines Patentanwaltes andererseits und
die unterschiedlichen beiderseitigen Befähigungen verbieten grundsätzlich die
Annahme, dass es sich bei den Tätigkeiten eines Patentanwalts um einen Teil der
Aufgaben eines Rechtsanwalts handelt (vgl. Senat, Beschluss vom 20.08.2001 – 20 W
46/01).
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Ob aus den vorstehenden Gründen einem Rechtsanwalt und Patentanwalt, der für seine
Partei in einem Kennzeichenrechtsstreit aufgrund eines doppelten Mandats tätig
geworden ist, gegen seinen Auftraggeber stets Gebührenansprüche aus beiden
Tatbeständen erwachsen, bedarf vorliegend keiner abschließenden Entscheidung. Der
Patent- und Rechtsanwalt kann persönlich jedenfalls dann doppelte Gebühren
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beanspruchen, wenn es in dem Rechtsstreit gerade auf besondere marken- oder
kennzeichenrechtliche Fragen ankommt und der Patent- und Rechtsanwalt sie im
Prozess auch tatsächlich behandelt. In einem solchen Fall wird die betreffende Partei
ihren Prozessbevollmächtigten wegen seiner sich aus der Zulassung als Patentanwalt
ergebenden besonderen Qualifikation auf dem Gebiet des Marken- und
Kennzeichenrechts auswählen und ihn in beiden Eigenschaften mandatieren, damit er
sein besonderes Spezialwissen als Patentanwalt einbringe.
Hiervon ausgehend ist im Streitfall der Anfall eine zusätzlichen Gebühr zu bejahen: Im
vorliegenden Rechtsstreit hat die Klägerin den Beklagten aus einer Marke und aus
ihrem Unternehmenskennzeichen auf Unterlassung, Auskunftserteilung,
Schadensersatz und Einwilligung in die Löschung einer Marke in Anspruch genommen.
Es kam dabei vor allem darauf an, ob zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen
Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und des § 15 Abs. 2
MarkenG besteht. In diesem Zusammenhang war insbesondere die
Kennzeichnungskraft der Klagezeichen und die Ähnlichkeit der zu vergleichenden
Zeichen zu beurteilen. Der Prozessbevollmächtigte und Patentanwalt des Beklagten ist
in seinen Schriftsätzen auf die sich stellenden Fragen eingegangen und hat sie
eingehend behandelt, wobei er gerade auch auf Entscheidungen des
Bundespatentgerichts und das markenrechtliche Registerverfahren betreffende Literatur
(vgl. Bl. 76 f GA) Bezug genommen hat. Zur Kennzeichnungskraft der Klagezeichen hat
er Drittzeichen recherchiert und den Ausdruck einer entsprechenden Trefferliste aus
dem Markenregister des Deutschen Patent- und Markenamtes vorgelegt (Bl. 49-51 GA).
Ferner hat er – offenbar nach Einblick in die die Klagemarke betreffende Akte des
Deutschen Patent- und Markenamtes – darauf hingewiesen, dass gegen die
Markenanmeldung der Klägerin von dritter Seite Widerspruch erhoben worden war, und
der Klägerin ihre damalige Argumentation entgegengehalten. Mithin hat der
Prozessbevollmächtigte des Beklagten gerade marken- und kennzeichenrechtliche
Fragen unter Einsatz sein speziellen Wissens eingehend behandelt. Hierin
unterscheidet sich der Streitfall von dem vom OLG Schleswig entschiedenen, in JurBüro
1987, 1729 veröffentlichten Fall, in dem es nur um die Auslegung einer
Vergleichsvereinbarung ging.
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Dass die dem Prozessbevollmächtigten und Patentanwalt aus der patentanwaltlicher
Tätigkeit vom Beklagten geschuldete Vergütung der Höhe nach die verlangte
Patentanwaltsgebühr erreicht, ist zwischen den Parteien nicht streitig.
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Mit dem Anfall der gesonderten Gebühr ist sie gemäß § 140 Abs. 5 MarkenG auch
erstattungsfähig. Es ist nicht einzusehen, weshalb die im Innenverhältnis angefallene
Patentanwaltsgebühr auch in einem solchen Fall, in dem ein nicht zugleich als
Patentanwalt zugelassener Rechtsanwalt, seinem Mandanten möglicherweise sogar
angeraten hätte, einen Patentanwalt hinzuzuziehen, nicht erstattungsfähig sein sollte.
Soweit die Klägerin hingegen unter Hinweis auf die entsprechende Rechtsprechung
des Bundespatentgerichts (GRUR 1991, 205, 206) die Auffassung vertritt, die
Anwendung des § 140 Abs. 5 MarkenG setze zwingend voraus, dass neben dem
Prozessbevollmächtigten ein anderer Patentanwalt in dem Rechtstreit mitwirke, weil
"Mitwirken" bedeute, "mit einem anderen zusammen an der Durchführung von etwas
wirken oder tätig zu sein", handelt es sich hierbei um ein lediglich begrifflich-formales,
auf einer rein philologischen Betrachtung beruhendes Argument, das nicht zu
überzeugen vermag (vgl. auch OLG Karlsruhe, AnwBl 1989, 106, 107). Denn es ist nicht
ersichtlich, dass der Gesetzgeber hiermit eine Anwendung der Bestimmung in dem Fall,
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in dem der Prozessbevollmächtigte gleichzeitig Patentanwalt ist, hat ausschließen
wollen. Im übrigen "wirkt" ein Patentanwalt – auch im philologischen Sinne – so und so
mit.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.
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Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde zu, weil die Rechtssache grundsätzliche
Bedeutung hat und eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs angesichts der
unterschiedlichen Beantwortung der Frage, ob ein zugleich als Patentanwalt
zugelassener Rechtsanwalt eine zusätzliche Gebühr für seine Tätigkeit in einer
Kennzeichenstreitsache verdient und diese Gebühr nach § 140 Abs. 5 MarkenG
erstattungsfähig ist, auch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten ist
(§ 574 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 und 2 ZPO).
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B. Dr. Sch. F.
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