Urteil des EuG vom 16.12.2008

Beschreibende Angabe, Muster Und Modelle, Verordnung, Gericht Erster Instanz

URTEIL DES GERICHTS (Zweite Kammer)

16. Dezember 2008

)

„Gemeinschaftsmarke – Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke Patentconsult –

Absolutes Eintragungshindernis – Beschreibender Charakter – Art. 7 Abs. 1 Buchst. c

der Verordnung (EG) Nr. 40/94“

In der Rechtssache T‑335/07

Volker Mergel,

Klaus Kampfenkel,

Burkart Bill,

Andreas Herden,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt G. Friderichs,

Kläger,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM),

vertreten durch S. Schäffner und G. Schneider als Bevollmächtigte

Beklagter,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des

HABM vom 25. Juni 2007 (Sache R 299/2007‑4) über die Eintragung des Wortzeichens

Patentconsult als Gemeinschaftsmarke

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

(Zweite Kammer)

unter Mitwirkung der Präsidentin I. Pelikánová (Berichterstatterin) sowie der Richterinnen

K. Jürimäe und S. Soldevila Fragoso,

Kanzler: J. Plingers, Verwaltungsrat,

aufgrund der am 4. September 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen

Klageschrift,

aufgrund der am 29. November 2007 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen

Klagebeantwortung,

aufgrund der schriftlichen Stellungnahme der Kläger vom 5. Februar 2008,

auf die mündliche Verhandlung vom 9. September 2008

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Am 13. Mai 2005 meldeten die Kläger, Herr Volker Mergel, Herr Klaus Kampfenkel, Herr

Burkart Bill und Herr Andreas Herden, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates

vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in

geänderter Fassung beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster

und Modelle) (HABM) die Gemeinschaftswortmarke Patentconsult an.

Die Marke wurde für folgende Dienstleistungen in den Klassen 35, 41 und 42 des

Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und

Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und

geänderter Fassung (im Folgenden: Abkommen von Nizza) angemeldet:

– Klasse 35: „Unternehmensberatung; Beratung in Bezug auf

Unternehmensgründungen; Beratung bei Produkteinführung und Marketing“;

– Klasse 41: „Aus- und Weiterbildung; Anfertigen von Übersetzungen“;

– Klasse 42: „Dienstleistungen eines Patentanwaltes, insbesondere Beratung,

Vertretung und Recherchen (technische und rechtliche) auf dem Gebiet des

gewerblichen Rechtsschutzes einschließlich des Sortenschutzes, des

Geschmacksmusterschutzes und des Urheberschutzes; Verwaltung von

Schutzrechten und Schutzrechtsanmeldungen; Bewertung von Schutzrechten und

Schutzrechtsanmeldungen; Erstellung technischer und rechtlicher Gutachten;

Dienstleistungen eines Rechtsanwaltes, insbesondere rechtliche Beratung und

Vertretung; Beratung bei der Produktentwicklung; Beratung bei der rechtlichen

Absicherung von Produkten und Dienstleistungen“.

Mit Entscheidung vom 20. Dezember 2006 wies die Prüferin die Anmeldung zurück. Am

15. Februar 2007 legten die Kläger gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

Mit Entscheidung vom 25. Juni 2007 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies

die Vierte Beschwerdekammer die Beschwerde zurück, da sie der Meinung war, die

angemeldete Marke sei beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der

Verordnung Nr. 40/94 und habe daher in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen

keine Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung.

Nach Ansicht der Beschwerdekammer, die sich auf die Bedeutung der angemeldeten

Marke in englischer Sprache stützte, besteht die Marke aus einer grammatikalisch

korrekten Aneinanderfügung der Begriffe „patent“ und „consult“ ohne zusätzliches

auffälliges oder phantasievolles Element. Diese Begriffe seien beschreibend für die

Tätigkeit eines Patentanwalts und die anderen damit zusammenhängenden

Dienstleistungen, die für die angemeldete Marke beansprucht würden.

Anträge der Parteien

Die Kläger beantragen,

– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

– dem HABM die Kosten aufzuerlegen.

Das HABM beantragt,

– die Klage abzuweisen;

– den Klägern die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zur Zulässigkeit

Die beim Gericht erhobene Klage ist auf die Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der

Entscheidungen der Beschwerdekammer des HABM im Sinne von Art. 63 der

Verordnung Nr. 40/94 gerichtet; es ist daher nicht Aufgabe des Gerichts, die

tatsächlichen Umstände im Licht erstmals vor ihm vorgelegter Beweismittel zu

überprüfen. Denn die Zulassung solcher Beweismittel verstößt gegen Art. 135 § 4 der

Verfahrensordnung des Gerichts, wonach die Schriftsätze der Parteien den vor der

Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern können (vgl. in diesem

Sinne Urteil des Gerichts vom 6. März 2003, DaimlerChrysler/HABM [Kühlergrill],

T‑128/01, Slg. 2003, II‑701, Randnr. 18). Da die angefochtene Entscheidung nicht auf

die niederländische Bedeutung des Zeichens Patentconsult gestützt ist, ist das hierauf

bezogene Vorbringen der Parteien – in der Klagebeantwortung des HABM und der

Stellungnahme der Kläger vom 5. Februar 2008 – folglich für unzulässig zu erklären.

Ferner müssen die Parteien nach Art. 48 § 1 der Verfahrensordnung Verspätungen bei

der Benennung von Beweismitteln begründen. Die Kläger haben ihrer Stellungnahme

vom 5. Februar 2008 in Anlage D 1 die Erklärung eines vereidigten Übersetzers

beigefügt, wonach die Struktur des Begriffs „patentconsult“ nicht den grammatikalischen

Regeln des Englischen entspreche, und in Anlage D 4 über die Suchmaschine Google

gefundene Adressen von Internetseiten, die belegen sollen, dass dieser Begriff nicht als

beschreibende Angabe genutzt werde. Da die Kläger keinen Grund genannt haben, aus

dem die betreffenden Beweismittel nicht mit der Klageschrift hätten vorgelegt werden

können, sind die Beweismittel wegen ihrer verspäteten Benennung aus den Akten zu

entfernen.

Zur Begründetheit

Die Kläger machen als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1

Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94 geltend.

Vorbringen der Parteien

Nach Auffassung der Kläger ist die angemeldete Marke unter Wertung des

Gesamteindrucks, den sie vermittle, anders als etwa der Begriff „patentconsulting“ nicht

beschreibend, da es sich um eine Wortneuschöpfung handle, die in keiner europäischen

Sprache eine konkrete Bedeutung habe. Insbesondere entspreche der Begriff

„patentconsult“ nicht den grammatikalischen Regeln des Englischen, nach denen das

Verb vor dem Objekt stehe. Des Weiteren werde der Bestandteil „consult“ im Englischen

nicht als Substantiv verwendet. Unter diesen Umständen habe die Beschwerdekammer

nicht rechtlich hinreichend dargetan, dass die angemeldete Marke beschreibenden

Charakter habe, und insbesondere, dass sie wie die vom HABM angeführte

Neuschöpfung „carwash“ als zusammengesetztes Substantiv wahrgenommen werde.

In diesem Zusammenhang reiche der Umstand, dass die Bestandteile der

angemeldeten Marke wie bei anderen eingetragenen Marken an die beanspruchten

Dienstleistungen angelehnt seien, für eine Ablehnung der Eintragung nicht aus.

Durchschnittliche Verbraucher und jedenfalls spezialisierte, aufmerksame und

verständige Verkehrskreise würden nämlich diese Anlehnung verstehen, in der Marke

aber mehr als eine einfache Beschreibung der Dienstleistungen eines Patentanwalts

sehen, zumal die beanspruchten Dienstleistungen in ihrem Umfang über die

herkömmlichen patentanwaltlichen Tätigkeiten hinausgingen und den gesamten Bereich

der Vermarktung von Innovationen umfassten.

Außerdem bestehe kein Freihaltebedürfnis für Wettbewerber in Bezug auf den

grammatikalisch falschen Begriff ohne konkreten Sinngehalt „patentconsult“. Da die

angemeldete Marke ausschließlich in dieser besonderen Form geschützt werden solle,

könne sie zudem auch nicht der Verwendung von sprachüblichen und grammatikalisch

korrekten Ausdrücken wie „patentconsulting“ entgegengehalten werden.

Darüber hinaus sei die angemeldete Marke weniger beschreibend als die Begriffe

„netmeeting“ oder „baby‑dry“, die aber als Gemeinschaftsmarken eingetragen worden

seien. Die Kläger erklären in diesem Zusammenhang, dass Internetrecherchen keinen

Fall ergeben hätten, in dem der Begriff „patentconsult“ beschreibend verwendet werde. In

der mündlichen Verhandlung haben die Kläger außerdem geltend gemacht, dass sie

diesen Begriff seit zehn Jahren verwendeten, um die für die Anmeldemarke

beanspruchten Dienstleistungen zu bezeichnen, ohne dass er als beschreibende

Angabe wahrgenommen worden sei.

Schließlich tragen die Kläger vor, dass die angemeldete Marke aus den vorstehend

genannten Gründen auch jenes Minimum an Unterscheidungskraft besitze, das für ihre

Eintragung erforderlich sei, zumal erstens der Verbraucher nachdenken müsse, um den

Sinngehalt der Marke zu ergründen, zweitens ein Zeichen nicht unbedingt ungewöhnlich

oder auffallend zu sein brauche, um eintragungsfähig zu sein, drittens die betroffenen

Verkehrskreise an ähnliche Wortkombinationen als Marken gewöhnt seien und sich

viertens die angemeldete Marke dem Verbraucher leicht und unmittelbar einpräge.

Nach Auffassung des HABM ist der Klagegrund unbegründet.

Würdigung durch das Gericht

Zunächst ist das Vorbringen der Kläger zu prüfen, dass die angemeldete Marke keinen

beschreibenden Charakter habe und daher Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung

Nr. 40/94 im vorliegenden Fall nicht angewandt werden könne, denn die

Beschwerdekammer hat ihre Weigerung, die angemeldete Marke einzutragen, im

Wesentlichen auf diese Bestimmung gestützt.

Nach der genannten Bestimmung werden Zeichen und Angaben, die im normalen

Sprachgebrauch nach dem Verständnis der betroffenen Verkehrskreise dazu dienen

können, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, oder

eines ihrer wesentlichen Merkmale zu bezeichnen, ihrem Wesen nach als ungeeignet

angesehen, die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen (Urteil des Gerichtshofs vom 23.

Oktober 2003, HABM/Wrigley, C‑191/01 P, Slg. 2003, I‑12447, Randnr. 30; Urteile des

Gerichts vom 8. Juli 2004, Telepharmacy Solutions/HABM [TELEPHARMACY

SOLUTIONS], T‑289/02, Slg. 2004, II‑2851, Randnr. 45, und vom 14. Juni 2007,

Europig/HABM [EUROPIG], T‑207/06, Slg. 2007, II‑1961, Randnr. 26].

Demnach verfolgt zwar Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 das im

Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren- oder

Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von allen frei

verwendet werden können (vgl. zu Art. 3 Abs. 1 Buchst. c der Ersten Richtlinie

89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften

der Mitgliedstaaten über die Marken [ABl. 1989, L 40, S. 1], der Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der

Verordnung Nr. 40/94 entspricht, Urteil des Gerichtshofs vom 4. Mai 1999, Windsurfing

Chiemsee, C‑108/97 und C‑109/97, Slg. 1999, I‑2779, Randnr. 25), doch setzt seine

Anwendung nicht voraus, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes

Freihaltebedürfnis zugunsten Dritter besteht [Urteil Windsurfing Chiemsee, Randnr. 35,

und Urteil des Gerichts vom 27. Februar 2002, Streamserve/HABM [STREAMSERVE],

T‑106/00, Slg. 2002, II‑723, Randnr. 39]. Daher ist auf der Grundlage der einschlägigen

Bedeutung der angemeldeten Marke lediglich zu prüfen, ob ein hinreichend direkter und

konkreter Zusammenhang besteht, der es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht,

sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen Waren oder

Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen (Urteile STREAMSERVE,

Randnr. 40, und EUROPIG, Randnr. 27). Im Rahmen dieser Prüfung ist die angemeldete

Marke in ihrer Gesamtheit zu betrachten (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs

vom 19. April 2007, HABM/Celltech, C‑273/05 P, Slg. 2007, I‑2883, Randnrn. 78 bis 80).

Im vorliegenden Fall sind die für die Anmeldemarke beanspruchten Dienstleistungen

der Klasse 35 des Abkommens von Nizza und ein Teil der beanspruchten

Dienstleistungen der Klasse 42 hauptsächlich für ein spezialisiertes Publikum und vor

allem für Unternehmen bestimmt, die Beratung und Dienstleistungen in Bezug auf die

Geschäftsstrategie, die Einführung neuer Produkte und den Schutz ihres gewerblichen

Eigentums wünschen. Dagegen sind die beanspruchten Dienstleistungen der Klasse 41

sowie die in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen eines Rechtsanwalts und

bestimmte Dienstleistungen eines Patenanwalts außer für ein spezialisiertes Publikum

für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Die betroffenen Verkehrskreise bestehen somit aus

diesen beiden Verbrauchergruppen. Zudem gehören die für die Anmeldemarke

beanspruchten Dienstleistungen nicht zu den Leistungen des täglichen Bedarfs und sind

für die Verbraucher von relativ hohem Wert und großer Bedeutung. Die Verbraucher

werden daher ein höheres als das durchschnittliche Maß an Aufmerksamkeit zeigen. Da

schließlich die Begründung der angefochtenen Entscheidung auf die Bedeutung der

angemeldeten Marke in englischer Sprache gestützt ist und dieser Umstand von den

Klägern nicht angegriffen wird, ist auf die Wahrnehmung des englischsprachigen

Verbrauchers abzustellen.

Die Kläger lassen die Feststellung in Randnr. 14 der angefochtenen Entscheidung

unwidersprochen, dass die angemeldete Marke eine Wortneuschöpfung sei, die aus dem

Substantiv „patent“ – „Patent“ – und dem Wort „consult“ – „konsultieren, beraten“ –

bestehe. Diese beiden Begriffe beschreiben die Dienstleistungen eines Patentanwalts,

da der erste Begriff einen der Eigentumstitel des Bereichs des gewerblichen Eigentums

benennt und der zweite die Art der Dienstleistungen bezeichnet. Unter diesen

Umständen ist zu prüfen, ob ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und

der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht, was voraussetzt, dass die Neuschöpfung

infolge der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten

Dienstleistungen einen Eindruck bewirkt, der hinreichend stark von dem abweicht, der

bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben

entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. Urteile

TELEPHARMACY SOLUTIONS, Randnr. 49 und die dort angeführte Rechtsprechung,

sowie EUROPIG, Randnr. 29).

Dies ist hier, wie die Beschwerdekammer in den Randnrn. 15 bis 18 der angefochtenen

Entscheidung dargelegt hat, nicht der Fall. Der betroffene Verbraucher, insbesondere der

spezialisierte Verbraucher, wird die aneinander gefügten Bestandteile der angemeldeten

Marke unabhängig von der Frage, ob das Verb in englischer Sprache vor dem Objekt

steht und ob das Wort „consult“ im Englischen ein Substantiv ist, sofort erkennen und als

Bezeichnung für Beratungen auf dem Gebiet des Patentwesens wahrnehmen. Selbst

wenn nämlich das Vorbringen der Kläger zu diesem Punkt zutreffen sollte, genügt doch

der Umstand, dass das fragliche Zeichen eine grammatikalisch fehlerhafte Struktur

aufweist, als solcher noch nicht, um zu dem Schluss zu gelangen, dass es keinen

beschreibenden Charakter hat (vgl. Urteil des Gerichts vom 7. Juni 2005, Münchener

Rückversicherungs‑Gesellschaft/HABM [MunichFinancialServices], T‑316/03, Slg. 2005,

II‑1951, Randnr. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung). Im Übrigen ist im

vorliegenden Fall der möglicherweise geschaffene Unterschied zu einem den

grammatikalischen Regeln des Englischen entsprechenden Wort nicht geeignet, der

angemeldeten Marke eine Bedeutung zu geben, die hinreichend stark von der abweicht,

die bei bloßer Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht. Wie die Kläger vortragen,

werden nämlich Kombinationen, in denen der Bestandteil „consult“ auf den Bestandteil

„patent“ folgt, etwa „patent consulting“ oder „patent consultancy“, häufig verwendet, um

Dienstleistungen wie die hier in Rede stehenden zu bezeichnen, was bedeutet, dass die

Verbindung dieser Bestandteile in dieser Reihenfolge der angemeldeten Marke keine

ungewöhnliche Struktur verleiht (Urteil des Gerichtshofs vom 20. September 2001,

Procter & Gamble/HABM, C‑383/99 P, Slg. 2001, I‑6251, Randnr. 43).

Die Beschwerdekammer hat ferner in den Randnrn. 19 bis 21 der angefochtenen

Entscheidung zu Recht die Auffassung vertreten, dass die Feststellung, die angemeldete

Marke sei beschreibend, für alle beanspruchten Dienstleistungen gelte. Die meisten der

in Klasse 42 des Abkommens von Nizza beanspruchten Dienstleistungen gehören

nämlich zur Kerntätigkeit eines Patentanwalts und damit auch zu der auf dem Gebiet des

Patentwesens. Die Dienstleistungen eines Rechtsanwalts und die Beratung im Bereich

des Rechtsschutzes, die ebenfalls in Klasse 42 beansprucht werden, sowie die

Übersetzungen in Klasse 41 sind eng damit verbunden, da sie im Rahmen der

Anmeldung und Verwaltung von Patenten sowie von Patentstreitigkeiten erforderlich

sind und oft von denselben Dienstleistenden erbracht werden. Die verschiedenen

Dienstleistungen, die in Klasse 35 beansprucht werden, und die in Klasse 42

beanspruchte Beratung bei der Produktentwicklung erlauben es, die Strategie eines

Unternehmens in Bezug auf das gewerbliche Eigentum und damit insbesondere in

Bezug auf die Erlangung, die Verwaltung und den Schutz von Patenten festzulegen.

Schließlich können die Dienstleistungen der Aus- und Weiterbildung, die in Klasse 41

beansprucht werden, den Bereich des gewerblichen Eigentums, insbesondere der

Patente, betreffen.

Das übrige Vorbringen der Kläger ist nicht geeignet, diese Bewertung in Frage zu

stellen. So sind zunächst weder die Tatsache, dass andere Begriffe verwendet werden

können und verfügbar bleiben, um die fraglichen Dienstleistungen zu beschreiben, noch

der geltend gemachte Umstand, dass die angemeldete Marke in der Praxis nicht als

beschreibende Angabe genutzt werde, für die Frage relevant, ob diese Marke

beschreibenden Charakter hat (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichtshofs vom 12.

Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Slg. 2004, I‑1619, Randnrn. 57

und 97). Sodann ist die Behauptung, dass das fragliche Zeichen seit zehn Jahren

verwendet werde, ohne von den betroffenen Verkehrskreisen als beschreibendes

Zeichen wahrgenommen zu werden, nicht belegt worden und kann daher nicht

berücksichtigt werden. Schließlich unterscheiden sich sowohl die von den Klägern

angeführten Zeichen – „netmeeting“ und „baby‑dry“ – als auch die betreffenden Waren

und Dienstleistungen von denen im vorliegenden Fall, was bedeutet, dass die

Anerkennung ihrer Eintragbarkeit durch das HABM und, im Fall des Zeichens „baby‑dry“,

durch die Gemeinschaftsgerichte als solche unerheblich ist.

Aus alledem folgt, dass in der Wahrnehmung des betroffenen Verbrauchers zum einen

die angemeldete Marke ausschließlich aus Bestandteilen besteht, die die beanspruchten

Dienstleistungen beschreiben, und zum anderen die Kombination dieser Bestandteile

keinen Eindruck bewirkt, der geeignet ist, über die Summe der Bestandteile

hinauszugehen. Daher ist davon auszugehen, dass zwischen der angemeldeten Marke

und den Dienstleistungen, für die ihre Eintragung beantragt wird, ein hinreichend direkter

und konkreter Zusammenhang besteht, so dass die Beschwerdekammer keinen Fehler

begangen hat, als sie die Zurückweisung der angemeldeten Marke nach Art. 7 Abs. 1

Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 bestätigt hat.

Da nach dem Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ein Zeichen bereits

dann von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen ist, wenn nur eines

der dort genannten absoluten Eintragungshindernisse vorliegt (Urteil des Gerichtshofs

vom 19. September 2002, DKV/HABM, C‑104/00 P, Slg. 2002, I‑7561, Randnr. 29), ist

das auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützte Vorbringen somit nicht

zu prüfen. Folglich ist der einzige Klagegrund der Kläger zurückzuweisen und damit die

Klage insgesamt abzuweisen.

Kosten

Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur

Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Kläger unterlegen sind, sind ihnen gemäß

dem Antrag des HABM die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Zweite Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

. Herr Volker Mergel, Herr Klaus Kampfenkel, Herr Burkart Bill und Herr

Andreas Herden tragen die Kosten.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 16. Dezember 2008.

Unterschriften

Verfahrenssprache: Deutsch.